2009년 7월 1일 시행 개정 특허법에서 보정범위의 제한 요건이 완화되었습니다. 이에, 현행법상 보정 범위와 비교하여 개선점을 알려드리고자 합니다. 

현행 한국 특허법상 보정의 시기 및 보정의 범위는 아래 표에 나타난 바와 같습니다.

 

위 표에 나타난 바와 같이, 특허결정등본 송달 전의 보정 또는 최초거절이유 통지 후의 보정은 신규사항의 추가가 아닌 이상 특허청구범위를 확장(최초 명세서에 기재된 사항을 근거로 한)하는 것을 포함하여 자유로운 보정이 가능합니다. 

그러나, 최후거절이유 통지 후의 보정 또는 특허거절결정불복심판 청구일로부터 30일 이내의 보정은 그 보정 범위가 엄격히 제한됩니다. 

상기와 같은 형식적인 보정범위의 제한에 의하여, 특허청구범위를 감축하는 보정의 경우에도 특허청구범위를 실질적으로 변경하였다는 이유로 그 보정이 인정되지 아니하고 결국은 특허를 받지 못하게 되는 문제점이 있었습니다. 

예를 들어, 다음과 같은 보정은 특허청구범위의 감축임에도 불구하고 특허청구범위를 실질적으로 변경하지 아니하여야 한다는 형식적 요건에 위반되어 그 보정이 인정되지 아니하였습니다. 

보정 전 
[청구항 1] A 및 B를 포함하는 조성물 

보정 후 
[청구항 1] A, B 및 C를 포함하는 조성물 

상기 보정 후의 청구항 1은 A, B 및 C를 포함하는 조성물로 보정된 것으로, 이는 특허청구범위의 감축에 해당하나, 특허청구범위를 실질적으로 변경하였다는 이유로 적법한 보정으로 인정되지 않았습니다(보정 전 특허청구범위에는 A, B 및 C를 포함하는 조성물의 기재가 없기 때문임). 따라서, 출원 명세서에 A, B 및 C를 포함하는 조성물을 개시하고 있다고 하더라도 상기와 같은 보정은 실질적 변경 금지의 원칙에 위배되어 보정 전체가 각하되고, 보정 전 청구항 기준으로 심사가 이루어지고 결국은 거절이유를 해소하지 못하였음을 이유로 거절결정을 받았습니다. 

즉, 현행 특허법하에서는 최후거절이유 통지 또는 특허거절결정에 대응한 보정이 특허청구범위를 감축하여 거절이유를 해소할 수 있는 경우라도, 특허청구범위를 실질적으로 변경하였다는 형식적인 요건에 위배되는 경우, 그 보정이 각하되었습니다. 

상기와 같은 보정 범위 제한의 문제점에 대한 개선 요구를 수용하여, 금번 개정 특허법 (2009년 7월 1일 시행)에서는 보정 범위의 제한을 완화하였습니다. 

개정법은 최후거절이유 통지 후의 보정 또는 거절결경불복심판 청구 후의 보정의 범위제한 요건 중에서 “특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하지 않아야 한다”는 요건을 삭제함으로써, 특허청구범위를 감축하는 경우는 실질적 변경으로 보지 않음으로써 특허출원인이 특허청구범위의 자유로운 감축 보정을 할 수 있어 거절이유를 쉽게 해소할 수 있도록 하였습니다. 

개정 특허법은 2009년 7월 1일 시행되며, 2009년 7월 1일 이후에 보정서를 제출하는 사건은 보정 범위의 제한이 완화됩니다. 

따라서, 2009년 7월 1일 이후에는 최후거절이유 통지 및 특허거절결정에 대응한 보정을 함에 있어서 신규사항의 추가에 해당하지 아니하는 한, 자유로운 특허청구범위의 감축이 가능하고, 보정의 적법성 여부 판단에 대한 부담이 완화될 것으로 기대됩니다. 

또한, 2009년 7월 1일 이전에 최후거절이유 통지 및 특허거절결정이 접수된 경우에도, 기간 연장(최후거절이유 통지의 경우 4개월의 기간연장이 가능, 거절결정의 경우 2개월의 기간연장이 가능)의 제도를 활용하여, 가능한 한 2009년 7월 1일 이후에 보정서를 제출함으로써 개정 특허법상 보정 범위의 완화의 혜택을 누리는 것이 유용할 것으로 보입니다.