2009년 7월 1일 시행 개정 특허법(이하 '개정법')에서는 재심사제도가 도입되고, 분할출원가능시기가 확대되었습니다. 

1. 이와 관련하여, 개정법하에서 명세서의 보정 가능 시기 및 분할출원의 가능시기에 대한 변화를 살펴보고, 나아가 분할출원 시기의 선택에 있어서 유의할 점 및 분할출원의 활용방안에 대하여 소개해 드리도록 하겠습니다. 

 

2. 현행법에 의하면 출원 명세서 등을 보정할 수 있는 기간²⁾에 분할 출원이 가능합니다. 즉, 출원명세서 등의 보정 시기와 분할 출원 가능 시기가 동일합니다. 

그러나 상기 표에 나타난 바와 같이, 개정법에서는 특허거절결정(재심사후의 특허거절결정을 포함)에 대하여 거절결정불복 심판을 청구할 수 있는 기간 내에 분할 출원은 가능하나, 출원 명세서 등의 보정은 허용되지 않습니다. 

특히, 최초로 특허거절결정을 받은 경우(상기표에서 (4)의 경우)에는 재심사의 청구라는 선택적인 수단이 마련되어 있으므로 출원인은 이를 선택하여 명세서 등을 보정할 수 있으나, 재심사후 특허거절결정을 받은 경우(상기표에서 (5)의 경우)에는 거절결정불복심판을 청구해 그 결정의 부당함을 다투거나 분할 출원을 하는 것은 가능하나 명세서 등의 보정은 할 수 없다는 점을 유의하여야 합니다. 

3. 이와 같이 개정법에서는, 재심사후 특허거절결정을 받은 후에는 명세서 등의 보정을 할 수 없으므로, 단일성 위배를 해소하기 위한 분할 출원³⁾과 특허가능한 것으로 심사된 청구항의 조속한 등록을 위한 분할 출원⁴⁾은 출원 명세서를 보정할 수 있는 마지막 기회인 재심사를 청구하는 때, 또는 그 이전에 하는 것이 유리합니다. 

4. 또한, 하기와 같은 목적을 가진 분할출원을 하는 경우에는 최초의 특허거절결정에 대응하여 미리 분할출원을 하기 보다는 재심사를 청구하여 재심사를 받아본 후 재심사후에도 특허거절결정이 내려진 경우 (상기표에서 5의 경우) 비로소 분할출원하는 것이 개정법에 합리적으로 대응하는 것이라고 사료됩니다. 

(1) 재심사후 특허거절결정서에 특허가능한 것으로 심사된 청구항들이 있는 경우, 거절결정불복심판을 청구함이 없이 이들 청구항들을 분할 출원하여 권리화하는 경우⁵⁾. 

(2) 특허가능하다고 심사된 청구항들에 대하여까지 향후 일체로 특허거절결정이 확정⁶⁾되는 위험에 대비하여, 거절결정불복심판을 청구하고 예비적으로 분할 출원하는 경우 

(3) 거절결정불복심판을 청구하여 그 부당함을 다투는 대신, 분할출원을 하면서 청구범위를 재구성하여 새로운 심사절차를 진행하는 경우 

(4) 외국의 대응특허의 심사결과를 이용하기 위하여 분할출원하는 경우⁷⁾ 

5. 이상 개정법의 출원 명세서의 보정 및 분할출원의 가능 시기에 관한 규정은 2009년 7월 1일 이후 출원에 대하여 적용됩니다. 

                                                                                                                                                                                                         
1) 개정법은 심사전치제도를 폐지하는 대신 특허거절결정을 받은 후 거절결정불복심판을 청구하지 않더라도 곧바로 30일(1회 연장시 60일)이내에 명세서 등을 보정하여 재심사를 청구할 수 있는 재심사청구제도를 도입하였다. 따라서, 출원인은 특허거절결정에 대하여 (1) 재심사 또는 (2) 거절결정불복심판을 선택적으로(둘 모두는 청구할 수 없음) 청구할 수 있다. 재심사를 청구하는 경우에는, 당해 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 

2) 현행법하에서 명세서 등을 보정할 수 있는 시기는, 특허결정의 등본 송달 전, 최초 거절이유에 대한 의견서 제출 기간 내, 최후 거절이유에 대한 의견서 제출 기간 내, 또는 특허거절결정불복 심판청구일로부터 30일 이내이다. 개정법하에서도 2009년 7월 1일 이전 출원은 상기 기간에 명세서 등의 보정 및 분할 출원이 가능하다. 

3) 재심사후 특허거절결정을 받은 후에는 청구범위를 포함하여 일체의 명세서를 보정을 할 수 없다. 따라서, 원출원의 청구범위에서 분할하고자 하는 발명을 삭제할 수 없으므로, 발명의 개수만큼의 분할 출원을 하여야 한다. 

4) 재심사후 특허거절결정에 대응하여 거절결정불복심판청구와 함께 청구범위 중 특허가능한 청구항만을 분할출원하는 경우에 있어서, 원출원에 대하여는 삭제보정도 허용되지 않으므로, 원출원과 분할출원에 동일한 발명이 존재하게 된다. 특허청은 이러한 경우에 원출원에 대한 거절결정불복심판의 심결확정시까지 분할출원에 대한 심사를 보류한다. 원출원에 대하여 최종적으로 거절결정이 확정되면 분할출원은 특허결정되고, 원출원이 최종적으로 특허결정되면 분할출원에 대하여는 선출원주의 위배의 거절이유가 통지된다. 

5) 현행법에서는 거절결정불복심판청구를 하여야만 분할출원을 할 수 있었으나, 개정법은 심판청구를 하지 아니하여도 거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간내에 분할 출원을 할 수 있도록 규정하고 있다. 

6) 출원일체의 원칙에 의해, 하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 경우 출원 전체가 거절된다. 

7) 한국은 외국에 비하여 심사속도가 매우 빠르고, 진보성 판단도 비교적 엄격하므로, 외국에서의 심사결과를 반영하고자 하는 경우 분할출원하는 경우가 있다. 예를 들어, 한국은 미국 및 일본과 심사 하이웨이제도를 운영하고 있으므로, 미국 또는 일본에서 특허결정이 내려지면 한국의 분할출원의 심사청구시 외국의 대응특허의 특허결정을 참고자료로서 제출할 수 있다.