청구항의 preamble (청구대상)을 use라고 기재하는 것은 기재불비로 인정되고, 특히 유럽에서 통용되는 Swiss type claim도 불인정

유럽지역에서 한국으로 특허출원하는 경우, "Use of ~", "Use for ~"와 같은 preamble을 사용한 청구항이 포함되는 경우가 많습니다. 유럽국가에서는 의약 용도발명에 대한 청구항 기재와 관련하여 소위 Swiss type claim이라고 불리는 "Use of ~", "Use for ~"와 같은 기재방식을 허용하고 있습니다.

예를 들어, 특정 화합물 X의 새로운 의약용도를 발견하여 이를 용도발명으로 특허를 받고자 하는 경우, 유럽에서는 다음과 같은 예시 1의 Swiss type claim이 허용되고 있습니다. 그러나 한국에서는 이러한 Swiss type claim 기재방식이 허용되지 않고 의약용도발명은 특정 질환 Y를 치료하기 위한 약학조성물 형태(유효성분 X와 치료대상 질환 Y를 구체적으로 명시해야 함)로 기재해야 합니다.

예시 1 (유럽에서는 허용되나 한국에서는 완전히 불허되는 기재방식):

① Use of a compound X (or composition X) for treating a disease Y ~:

→ not allowable in Korea

② Use of a compound X (or composition X) for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z ~:

→ not allowable in Korea

③ Use of a compound X in the manufacture of a pharmaceutical composition for treating a disease Y ~:

→ not allowable in Korea

예시 2 (유럽에서는 허용되나 한국에서는 실질적으로 불허되는 기재방식): 신규성 및 진보성 흠결로 불허됨

① Method for manufacturing a medicament for therapeutic application Z, characterized in that a compound X is used ~:

② Method for manufacturing a pharmaceutical composition for treating a disease Y, characterized in that a compound X is used ~:

위와 같은 예시 2 기재의 청구항은 한국에서는 의약 제조방법에 관한 청구항으로 판단하여 형식적으로 기재방식은 인정하지만, compound X가 신규한 물질이 아닌 경우 신규성 및 진보성이 없는 것으로 판단하여 거절하고 있습니다. 단, compound X가 신규한 물질이거나, 기존의 제조방법과는 다른 공정을 채택하고 이러한 공정에 의한 현저한 효과가 인정되는 경우에는 특허가 가능합니다.

예시 3 (Swiss Type Claim을 한국에서 특허받기 위한 보정안의 예시)

A pharmaceutical composition for treating a disease Y comprising a compound X.